先分而后合——從幾個案例看商標(biāo)申請技巧
時間：2017-08-19 10:2631 來源：未知
我國《商標(biāo)法》規(guī)定，自然人、法人或者其他組織對其生產(chǎn)、制造、加工、揀選、經(jīng)銷的商品或者提供的服務(wù)項目，需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請商品商標(biāo)或者服務(wù)商標(biāo)注冊。同時還規(guī)定，任何能夠?qū)⒆匀蝗恕⒎ㄈ嘶蛘咂渌M織的商品(或服務(wù))與他人的商品(或服務(wù))區(qū)別開的可視性標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志和顏色組合，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請注冊。這就是說，以什么樣的標(biāo)志作為商標(biāo)申請注冊，申請人有充分的選擇余地和自由。但是，因為《商標(biāo)法》還規(guī)定，只有經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)才能成為注冊商標(biāo)，商標(biāo)注冊人才享有商標(biāo)專用權(quán)，受法律保護(hù)，所以，申請人僅僅提出注冊申請并不是其最終目的--獲準(zhǔn)注冊，而只能是實現(xiàn)其最終目的的首要條件和必經(jīng)程序。由于申請商標(biāo)能否獲準(zhǔn)注冊，必須經(jīng)過商標(biāo)局的實質(zhì)審查才能決定，因此，為了實現(xiàn)其最終目的，申請人應(yīng)該自覺主動地在提出申請時對申請商標(biāo)能否順利通過審查進(jìn)行充分的評估和預(yù)測，特別是申請商標(biāo)屬組合商標(biāo)時，更要慎重考慮該申請商標(biāo)各組成要素的可注冊性。這是因為，商標(biāo)局對自2001年1月1日起受理的商標(biāo)注冊申請，在進(jìn)行實質(zhì)審查時，視申請商標(biāo)為不可分割的整體，只要其中任一部分不具備可注冊性，就要整體駁回，不允許在審查程序中進(jìn)行實質(zhì)性修正，而只允許對指定商品(或服務(wù))進(jìn)行分割(2002年9月15日之前根據(jù)原《商標(biāo)法實施細(xì)則》第十六條規(guī)定進(jìn)行的審查通過給申請人出具《商標(biāo)審查意見書》的方式進(jìn)行，該日之后根據(jù)現(xiàn)行《商標(biāo)法實施條例》第二十一條規(guī)定進(jìn)行的審查通過直接駁回在部分指定商品或服務(wù)上的注冊申請的方式進(jìn)行)。所以，如果申請人對所申請注冊商標(biāo)的各組成要素的可注冊性沒有充分把握，最好分開申請，即將各組成要素作為獨立的商標(biāo)分別提出注冊申請，以免因某一部分不能注冊而導(dǎo)致該申請被整體駁回，再重新申請注冊其他部分時不僅時間延誤了，還有可能因他人的在先申請而被再次駁回。下面的幾個案例充分說明了這一申請技巧的重要性。
案例一，某申請人通過某商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)于2001年7月5日向商標(biāo)局申請注冊"沁昌"及圖形的組合商標(biāo)，經(jīng)審查，因圖形部分與他人在先注冊的商標(biāo)近似，商標(biāo)局于2002年4月16日予以駁回。申請人又通過同一家商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)于2002年4月29日再次提出"沁昌"及圖形組合商標(biāo)的注冊申請，其中的圖形部分是在首次申請圖形的基礎(chǔ)上稍加變化而成的。因變化后的圖形與首次申請被駁回時的引證商標(biāo)已有較大區(qū)別，也沒有發(fā)現(xiàn)另外的沖突商標(biāo)存在，故該申請通過了商標(biāo)局的實質(zhì)審查，于2003年2月7日獲準(zhǔn)初步審定并公告，只要在三個月的法定異議期內(nèi)沒有人提出異議，該申請便能夠在2003年5月7日獲準(zhǔn)注冊。本案申請人首次申請時如能分別申請“沁昌”文字商標(biāo)和純圖形商標(biāo)，其中“沁昌”文字商標(biāo)的注冊證恐怕早在2002年年底前就拿到了。
案例二，某申請人通過某商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)于2002年2月10日向商標(biāo)局申請注冊“富大”與“FUDA'’的組合商標(biāo)，因他人已在相同類似商品上注冊了“FUDA"及圖形的組合商標(biāo)，依據(jù)現(xiàn)行審查標(biāo)準(zhǔn)，該申請于2002年11月8日被駁回(如允許修正商標(biāo)的話，該申請可以刪去“FUDA'’而注冊純文字“富大”)。該申請人如果還想取得“富大”文字的商標(biāo)專用權(quán)，就只能再次提出申請。然而，不幸的是，另一申請人于 2002年5月13日在相同商品上提出的“大富”純文字商標(biāo)的注冊申請，已通過了商標(biāo)局的實質(zhì)審查，只等初步審定并公告了。按照“以相同的兩個漢字作為商標(biāo)，互為顛倒或上下排列后加注拼音，除有特定含義外，應(yīng)判為近似商標(biāo)”的規(guī)定，第一個申請人如果再次申請注冊“富大”商標(biāo)，仍然會被駁回。其實，第一個申請人在首次申請時如果能夠分別申請“富大”純漢字商標(biāo)和"FUDA"純拼音商標(biāo)，盡管"FUDA'’純拼音商標(biāo)仍然會被駁回，但純漢字的“富大”商標(biāo)卻可以獲準(zhǔn)初步審定并公告，同時還可以由商標(biāo)局作為引證商標(biāo)駁回第二個申請人提出的“大富”商標(biāo)的注冊申請。
案例三，某申請人通過某商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)于2001年10月22日向商標(biāo)局申請注冊由文字“千秋”、拼音"QIANQIU"及字頭"QQ"組成的組合商標(biāo)，因字頭部分有在先近似商標(biāo)存在，該申請于2002年6月12日被駁回。該申請人將字頭部分刪除后又于2002年7月8日提出"千秋"及"QIANQIU"組合商標(biāo)的注冊申請。商標(biāo)局雖然尚未對該申請進(jìn)行實質(zhì)審查，但可以肯定地說，該申請仍會被駁回。因為，其他申請人于2002年1月28日在相同商品上申請的"千秋"純文字商標(biāo)已于2002年9月28日獲準(zhǔn)初步審定并公告，而且已順利地在三個月的法定異議期屆滿后注冊生效。申請人第一次如果將文字和字頭分作兩個商標(biāo)分別提出注冊申請的話，就不會出現(xiàn)如此悲慘的結(jié)局了--歷時近兩年，花費近四千元，卻什么都沒得到。現(xiàn)實中類似上述案例屢屢發(fā)生，根本原因是許多申請人的最初想法都是為了少花錢。因為不論商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)還是商標(biāo)局，都是按照商標(biāo)注冊申請的份數(shù)收取費用的，每份申請只能有一種商標(biāo)圖樣，如果把原本屬組合商標(biāo)的各個組成要素都作為獨立的商標(biāo)分別提出注冊申請，花費將成倍增加。然而，事情的結(jié)果往往難隨人愿，本想少花錢，最終卻多花了錢，甚至是冤枉錢。還有一個原因可能是申請人過于追求完美，總想在初次申請時就把將要使用的商標(biāo)設(shè)計得盡善盡美，一次申請注冊成功，就可以終身使用，不再改變。這種想法可以理解。但是，由于申請人提出商標(biāo)注冊申請的根本目的是為了獲得商標(biāo)局的核準(zhǔn)注冊，如何能夠盡快順利地通過商標(biāo)局的實質(zhì)審查，才是申請人提出申請時最應(yīng)該慎重考慮的事情。不考慮申請商標(biāo)注冊成功的可能性，而一味追求完美，實在是本末倒置。如果申請商標(biāo)不能注冊，設(shè)計得再完美，又有何用?第三個原因是有不少申請人總以為單純的文字不能作為商標(biāo)，只有文字和圖案結(jié)合在一起才算得上商標(biāo)。這可能是對《商標(biāo)法》第八條關(guān)于可作為商標(biāo)申請注冊的標(biāo)志的誤解。事實上，純文字商標(biāo)，特別是具有獨創(chuàng)性的文字商標(biāo)，其區(qū)別商品或服務(wù)來源的功能，比其他所有類型的商標(biāo)都要強(qiáng)。設(shè)想當(dāng)今國內(nèi)、國外的馳名商標(biāo)，給人印象最深、據(jù)以消費取舍的不都是其文字部分嗎?也許有些申請人會辯解說：我就想使用組合商標(biāo)，如果分開申請注冊，將來再組合起來使用的話，不又違反了《商標(biāo)法》關(guān)于不得自行改變注冊商標(biāo)的規(guī)定?申請人若真出于這樣的考慮，倒是值得稱道的意識，說明申請人不僅了解《商標(biāo)法》，而且具備遵守《商標(biāo)法》的自覺性。但是，申請人可能不了解，多個獨立的注冊商標(biāo)在同一指定商品上同時使用，只要均不改變商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)圖樣，而且不構(gòu)成另外相對獨立的新的商標(biāo)圖樣，就不屬于自行改變注冊商標(biāo)的情形。(可口可樂飲料包裝上商標(biāo)的使用就是成功的范例，每一個注冊標(biāo)記都代表一個注冊商標(biāo)。)另外，申請人如果想把多個獨立的注冊商標(biāo)組成一個有機(jī)的整體使用，只要再次申請注冊就可以了，雖然需要再花一次注冊費用，但不用擔(dān)心被駁回。從商標(biāo)使用的角度考慮，既有單純形式的注冊商標(biāo)，又有組合形式的注冊商標(biāo)，才是最佳選擇。為此，在申請注冊時，采用先分開申請，如各單一申請均能注冊，再組合申請的方法，應(yīng)屬上策。
當(dāng)然，申請注冊什么樣的商標(biāo)，是申請人的自由，也是《商標(biāo)法》賦予申請人的權(quán)利。商標(biāo)代理人可以向申請人提出建議，但無權(quán)干涉申請人的選擇。同樣，核準(zhǔn)什么樣的商標(biāo)注冊，是商標(biāo)局的法定職責(zé)，審查的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)都在《商標(biāo)法》、《商標(biāo)法實施條例》及其他相關(guān)規(guī)章中明文規(guī)定，不會受申請人意愿的左右。對商標(biāo)局的駁回決定，申請人如不在法定期限內(nèi)向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審，就只能接受。所以，申請人在自由地行使《商標(biāo)法》賦予自己的權(quán)利的同時，最好自覺地接受相應(yīng)的制約。否則，必將為自由付出代價。
編輯日期：2003-1
作者：清源
